AI得否享有專利權?以英國最高法院近期之判決為例
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◎ 劉汶渝

2018年10月及11月,Stephen Thaler以其發明之AI機器人——DABUS為發明人,並將DABUS所自主生成之兩項新型發明(United Kingdom patent application GB1816909.4、GB1818161.0)依英國專利法(1997)送交申請專利,且主張其雖非發明人但其係DABUS之所有人而應有權享有該兩項專利;2019年12月4日,Thaler之申請遭英國專利、設計與商標主審計官(Comptroller-General of Patents, Designs and Trademarks)以英國專利法(1997)第7條、第13條2款與「發明人須為自然人,而DABUS並非自然人」為由拒絕其申請,且Thaler亦不得僅以其係DABUS之所有人而為專利申請人。其後,Thaler提出之上訴亦先後於高等法院及上訴法院遭駁回,繼而其上訴至最高法院。

本案之最高法院判決於2023年12月20日作成,五位法官一致同意駁回Stephen Thaler之上訴,並維持且贊同英國專利、設計與商標主審計官之決定。以下將主筆法官Kitchin所作之判決分別以「本件探討之問題」、「AI機器人是否為英國專利法中之『發明人』」、「本件申請人是否有權申請發明專利」、「本件申請視為撤回」此四大點討論之。

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一、本件探討之問題

Kitchin法官於判決中表示,本件上訴並非探討AI機器人自動生成之發明是否得受專利權所保護,而係以英國專利法(1997)之相關條文之解釋及適用為主軸(詳見本判決第48至50段)。

二、DABUS是否為英國專利法(1997)中之「發明人(inventor)」

本案之中心問題為英國專利法(1997)中之「發明人(inventor)」是否包含機器人,如本案中之DABUS?最高法院認為本法中「發明人」僅限於「自然人」,而該見解可由Rhone-Poulenc Rorer International Holdings Inc v Yeda Research and Development Co Ltd [2007]一案中,Hoffman法官表示「發明人(inventor)」是提出創新想法的自然人(詳見該判決第18至20段)再度印證;且本法中第7條第2、3項亦清楚規定發明者及可授予發明專利之情形。再者,依同法第13條,發明者必須為「自然人(natural person)」且無任何其他解釋空間,因而無法涵蓋機器人。綜合以上之法條解釋,最高法院認為主審計官之決定,即DABUS無論依本法第7條或第13條均非「發明人」,係合理且正確的。

三、Stephen Thaler是否有權申請並擁有DABUS之專利

本案Thaler於申請時已表明其非發明者,發明者係AI機器人DABUS(The invention was “entirely and solely” conceived by DABUS);而Thaler亦主張其因享有DABUS之「所有權」,進而亦應有權申請並獲准享有該專利。最高法院反對Thaler之主張,並認:

  1. 英國專利法第7條完整且明確地規範獲准及申請專利權之資格—即需有「發明人」且該發明者需為「自然人」;而本案之DABUS並非自然人。
  2. 若專利申請人非發明人,則其必須具有同條第2款之b或c目之身分;而本案之申請人Thaler未具有以上之身分。
  3. Thaler誤將發明視為可移轉所有權之有形財產及將其與DABUS之關係視為雇傭關係(詳見本判決第81段),因而其主張以「DABUS之『所有權人』」的立論不成立,亦無添附理論(the doctrine of accession)之適用;因此上訴法院關於Thaler對於DABUS自主開發、生成之發明無任何獲得或申請專利之權利為正確無誤的(詳見本判決第93段以下)。

四、本件申請視為已撤回

如同Kitchin法官於該判決中所言,「任何依英國專利法申請專利者,必須滿足第13條之要求。」(詳見本判決第34段以下);本案中Thaler未滿足英國專利法第13條2款之規定,即未表明發明者身分,而依英國專利規則(2007)第10條3款,其申請已逾16個月未補正而應被視為已撤回。

附此敘明,Stephen Thaler亦於2019年10月17日及11月15日分別向我國智慧局提交2項發明申請,並同樣地主張該二發明為其所研發之AI機器人DABUS所自主發明,且亦以DABUS為發明人為申請。我國智慧局以「發明人應為自然人」通知Thaler補正其申請資料,而後因其未補正而受不予受理之處分;其後Thaler因不服該處分而先後提起訴願與向我國智慧財產及商業法院提起訴訟,經110年度行專訴字第3、4號判決以「發明人必須為自然人」與「人工智慧無意思能力及權利能力而不得作為權利主體」為由駁回其訴;而後Thaler亦再上訴至最高行政法院,而分別經111年度上字第55號判決與110年度上字第813號判決駁回其上訴。


參考資料